如何確定兩件專(zhuān)利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造
一、問(wèn)題的提出
按照中國專(zhuān)利法第二條第一款的規定，中國專(zhuān)利的種類(lèi)分為發(fā)明、實(shí)用新型和外觀(guān)設計，由于這種立法的特殊性，所以在遞交中國專(zhuān)利申請的時(shí)候，經(jīng)常會(huì )考慮將同一個(gè)技術(shù)方案同時(shí)遞交發(fā)明專(zhuān)利申請和實(shí)用新型專(zhuān)利申請；但是為了避免專(zhuān)利重復授權的原則，申請人又必須面對專(zhuān)利法第九條第一款的規定為了讓發(fā)明專(zhuān)利授權，放棄實(shí)用新型專(zhuān)利。隨之而來(lái)的問(wèn)題是，申請人在申請階段繳納了兩份專(zhuān)利申請的費用，所以當然希望發(fā)明和實(shí)用新型專(zhuān)利同時(shí)保留專(zhuān)利權。針對該問(wèn)題，本文將重點(diǎn)討論和分析“一拖二[1]”專(zhuān)利申請過(guò)程中各種選擇策略的利弊，供申請人參考。
二、問(wèn)題的分析
1、在以下情況下，如何確定是否屬于“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”：
a、發(fā)明專(zhuān)利申請的權利要求只寫(xiě)方法對應的主題，實(shí)用新型專(zhuān)利申請的權利要求只寫(xiě)產(chǎn)品對應的主題；
b、發(fā)明專(zhuān)利申請的權利要求中撰寫(xiě)產(chǎn)品主題用功能性和/或者用途限定來(lái)撰寫(xiě)，實(shí)用新型專(zhuān)利申請的權利要求中撰寫(xiě)產(chǎn)品主題用結構性特征來(lái)撰寫(xiě)；
c、一份專(zhuān)利申請的權利要求中撰寫(xiě)產(chǎn)品中零部件對應的主題，另一份專(zhuān)利申請的權利要求中撰寫(xiě)產(chǎn)品中組件對應的主題；
d、兩份專(zhuān)利申請的部分必要技術(shù)特征相同，區別點(diǎn)在于：一份專(zhuān)利申請的權利要求中對于部分不同的必要技術(shù)特征都是用的上位概念，另一份專(zhuān)利申請的權利要求中對于部分不同的必要技術(shù)特征都是用的下位概念；例如，第一份申請保護的特征包括：A、B、C、D[2]，另一份申請保護的特征包括：A，B，c1，d1；
e、兩份專(zhuān)利申請的部分必要技術(shù)特征相同，區別點(diǎn)在于：一份專(zhuān)利申請的權利要求中對不同的必要技術(shù)特征部分用上位概念、部分用下位概念，另一份專(zhuān)利申請的權利要求中也對不同的必要技術(shù)特征部分用上位概念、部分用下位概念念；例如，第一份申請保護的特征包括：A、B、c1、D，另一份申請保護的特征包括：A，B，C，d1。
針對包括但不限于上面羅列的這些情況，第一個(gè)需要分析的問(wèn)題：如何確定兩件專(zhuān)利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造？
2、中國專(zhuān)利申請過(guò)程中的《發(fā)明專(zhuān)利請求書(shū)》和《實(shí)用新型專(zhuān)利請求書(shū)》中有針對專(zhuān)利法第九條第一款分別對應設計選項：
?“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng )造在申請本發(fā)明專(zhuān)利的同日申請了實(shí)用新型專(zhuān)利”
?“聲明本申請人對同樣的發(fā)明創(chuàng )造在申請本實(shí)用新型專(zhuān)利的同日申請了發(fā)明專(zhuān)利”
針對上述的選項，第二個(gè)問(wèn)題就產(chǎn)生了：申請人是勾選上述選項更有利，還是不勾選更有利呢？
3、中國專(zhuān)利法第九條第一款規定“同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權。”
問(wèn)題：為了解決重復授權的問(wèn)題，我們是放棄實(shí)用新型專(zhuān)利申請，還是修改發(fā)明專(zhuān)利申請的權利要求？如果選擇修改發(fā)明的權利要求，哪些修改方式可以使發(fā)明專(zhuān)利申請和實(shí)用新型專(zhuān)利申請不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造。
三、問(wèn)題的解決
針對上面分析的三個(gè)問(wèn)題，下面根據中國專(zhuān)利法和審查指南的相關(guān)規定來(lái)分析不同選擇之間的利弊，這樣申請人可以根據自己申請專(zhuān)利的目的進(jìn)行相應的選擇。
01 如何確定兩件專(zhuān)利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造
對于情況a，審查指南在第二部分第三章的6.1節有給出明確的結論，同一申請人提交的兩件專(zhuān)利申請的說(shuō)明書(shū)都記載了一種產(chǎn)品以及制造該產(chǎn)品的方法，其中一件專(zhuān)利申請的權利要求書(shū)要求保護的是該產(chǎn)品，另一件專(zhuān)利申請的權利要求書(shū)要求保護的是制造該產(chǎn)品的方法，應當認為要求保護的是不同的發(fā)明創(chuàng )造。
情況b的結論相對復雜，雖然審查指南未給出明確的規定，但是審查指南在第二部分第三章的6.1節卻給出了指導性的建議，“應當注意的是，權利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造”。所以我們判斷不同語(yǔ)言撰寫(xiě)出來(lái)的權利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造，可以以專(zhuān)利保護范圍是否相同來(lái)考慮。
由于結構特征限定的特征按照專(zhuān)利法第二條第三款的規定要求是“對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結合”，所以更容易確定技術(shù)方案保護范圍；而功能性和/或者用途限定在確定保護范圍的時(shí)候，需要考慮權利要求對應技術(shù)方案需要解決的技術(shù)問(wèn)題，說(shuō)明書(shū)中具體的實(shí)施方式，甚至還需要考慮被訴產(chǎn)品的特征，才能明確每個(gè)特征對應的含義，在每個(gè)功能性和/或者用途限定的特征含義明確之后，該權利要求的保護范圍才能被確定。
如果功能性和/或者用途限定在確定保護范圍和結構性特征限定的保護范圍相同時(shí)，我們可以推定發(fā)明和實(shí)用新型還是相同發(fā)明創(chuàng )造；如果不同，個(gè)人認為可以參照情況d中的上下概念進(jìn)行對應。
情況c，和情況a的分析和結論類(lèi)似，保護不同對應的保護范圍也是不同的，所以個(gè)人認為這種情況也是不應該屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造；但是如果發(fā)明人在申請兩份專(zhuān)利的過(guò)程中，僅僅是把同一個(gè)產(chǎn)品用兩種概念表達出來(lái)，個(gè)人認為不應該屬于情況c討論的零部件和組件，而是屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造；例如打印機和打印裝置兩個(gè)主題詞。
情況d，審查指南雖然未對上位概念和下位概念保護范圍的情況做具體分析，但是在現行審查標準中，上位概念被當做一個(gè)整體進(jìn)行對待，而不能將上位概念分拆成多個(gè)并列方案進(jìn)行判斷[3]。
情況e，根據審查指南在第二部分第三章的6.1節卻給出了指導性的建議，“應當注意的是，權利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造”，以及情況d中提及的“在現行審查標準中，上位概念被當做一個(gè)整體進(jìn)行對待，而不能將上位概念分拆成多個(gè)并列方案進(jìn)行判斷”；個(gè)人認為情況e列舉的情況，是部分重疊的保護范圍，不屬于同樣發(fā)明創(chuàng )造。
02 申請人是否需要在專(zhuān)利申請請求書(shū)中勾選相應的
專(zhuān)利法第九條第一款規定，“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權”。如果申請人勾選上該選項，一般情況下，實(shí)用新型專(zhuān)利先授權，待發(fā)明專(zhuān)利審查過(guò)程中沒(méi)有發(fā)現其他實(shí)質(zhì)性缺陷時(shí)，發(fā)明專(zhuān)利的審查員在發(fā)送授權通知前，肯定會(huì )發(fā)送讓申請人放棄實(shí)用新型專(zhuān)利權或者修改發(fā)明專(zhuān)利權要求保護范圍；所以在發(fā)明專(zhuān)利授權之后，發(fā)明人的發(fā)明專(zhuān)利就已經(jīng)能夠得到一個(gè)相對穩定的權利狀態(tài)。
但是如果發(fā)明人不勾選該選項，而且發(fā)明專(zhuān)利審查員在審查過(guò)程中未檢索到對應的實(shí)用新型專(zhuān)利，對兩份專(zhuān)利都頒發(fā)了專(zhuān)利證書(shū)。按照審查指南第四部分第七章第2.1節的規定：
第一種情況，任何單位或者個(gè)人認為屬于同一專(zhuān)利權人的具有相同申請日（有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日）的兩項專(zhuān)利權不符合專(zhuān)利法第九條第一款的規定而請求專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告其中授權在前的專(zhuān)利權無(wú)效的，在不存在其他無(wú)效宣告理由或者其他理由不成立的情況下，專(zhuān)利復審委員會(huì )應當維持該項專(zhuān)利權有效。 情況b的結論相對復雜，雖然審查指南未給出明確的規定，但是審查指南在第二部分第三章的6.1節卻給出了指導性的建議，“應當注意的是，權利要求保護范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造”。所以我們判斷不同語(yǔ)言撰寫(xiě)出來(lái)的權利要求是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造，可以以專(zhuān)利保護范圍是否相同來(lái)考慮。
第二種情況，任何單位或者個(gè)人認為屬于同一專(zhuān)利權人的具有相同申請日(有優(yōu)先權的，指優(yōu)先權日) 的兩項專(zhuān)利權不符合專(zhuān)利法第九條第一款的規定而請求專(zhuān)利復審委員會(huì )宣告其中授權在后的專(zhuān)利權無(wú)效的，專(zhuān)利復審委員會(huì )經(jīng)審查后認為構成同樣的發(fā)明創(chuàng )造的，應當宣告該項專(zhuān)利權無(wú)效。 情況c，和情況a的分析和結論類(lèi)似，保護不同對應的保護范圍也是不同的，所以個(gè)人認為這種情況也是不應該屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造；但是如果發(fā)明人在申請兩份專(zhuān)利的過(guò)程中，僅僅是把同一個(gè)產(chǎn)品用兩種概念表達出來(lái)，個(gè)人認為不應該屬于情況c討論的零部件和組件，而是屬于同樣的發(fā)明創(chuàng )造；例如打印機和打印裝置兩個(gè)主題詞。
第三種情況，如果上述兩項專(zhuān)利權為同一專(zhuān)利權人同日(僅指申請日)申請的一項實(shí)用新型專(zhuān)利權和一項發(fā)明專(zhuān)利權，專(zhuān)利權人在申請時(shí)根據專(zhuān)利法實(shí)施細則第四十一條第二款的規定作出過(guò)說(shuō)明，且發(fā)明專(zhuān)利權授予時(shí)實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，在此情形下，專(zhuān)利權人可以通過(guò)放棄授權在前的實(shí)用新型專(zhuān)利權以保留被請求宣告無(wú)效的發(fā)明專(zhuān)利權。
所以對發(fā)明人而言，如果在專(zhuān)利申請過(guò)程中就勾選相應的選項，就會(huì )按照上面提及的第三種情況處理，可以通過(guò)放棄授權在前的實(shí)用新型專(zhuān)利權以保留被請求宣告無(wú)效的發(fā)明專(zhuān)利權。但是如果發(fā)明人不勾選相應的選項，就會(huì )按照出現上面的第一種情況和第二種情況，在先授權的實(shí)用新型專(zhuān)利權被維持，在后授權的發(fā)明專(zhuān)利權被無(wú)效；而發(fā)明專(zhuān)利的保護期限是從申請日起20年，實(shí)用新型的保護期限是從申請日起10年；所以對申請人而言是一種損失。
另外，如果申請人在提交申請的不勾選相應的選項，當實(shí)用新型授權之后，發(fā)明審查過(guò)程中，是否也能通過(guò)放棄在前面已經(jīng)授權的實(shí)用新型來(lái)保留發(fā)明專(zhuān)利的權利呢？我們可以重新回到專(zhuān)利第九條第一款和專(zhuān)利法實(shí)施細則四十一條第二款來(lái)分析：
專(zhuān)利法第九條第一款的規定為：同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利，先獲得的實(shí)用新型專(zhuān)利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實(shí)用新型專(zhuān)利權的，可以授予發(fā)明專(zhuān)利權。
專(zhuān)利法實(shí)施細則四十一條第二款的規定為：同一申請人在同日(指申請日) 對同樣的發(fā)明創(chuàng )造既申請實(shí)用新型專(zhuān)利又申請發(fā)明專(zhuān)利的，應當在申請時(shí)分別說(shuō)明對同樣的發(fā)明創(chuàng )造已申請了另一專(zhuān)利；未作說(shuō)明的，依照專(zhuān)利法第九條第一款關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權的規定處理。
我們可以看到對于未做說(shuō)明的（即不勾選相應的選項），專(zhuān)利法實(shí)施細則四十一條第二款明確規定只能按照第九條第一款中“關(guān)于同樣的發(fā)明創(chuàng )造只能授予一項專(zhuān)利權的規定處理”（即第九條第一款規定中的前半句）；而不能享有第九條第一款中“但是……”相對應的規定，所以申請人此時(shí)應該不能再享有通過(guò)放棄在前面已經(jīng)授權的實(shí)用新型來(lái)保留發(fā)明專(zhuān)利的權利。
所以，通過(guò)上述的分析，勾選對應選項就需要我們在發(fā)明授權之前作出讓步，例如修改權利要求保護范圍，或者放棄實(shí)用新型；不勾選的話(huà)，必須要能夠確認我們能夠通過(guò)權利要求的撰寫(xiě)技巧，使兩份專(zhuān)利申請的是保護范圍不同的兩份專(zhuān)利，否則就會(huì )出現發(fā)明被無(wú)效的風(fēng)險。
03 申請人如何修改權利要求避重復授權
如第二部分列舉的5種情況，以及第三方部分對這5種情況的分析的結論；情況a、c、d、e是可以滿(mǎn)足要求的，在滿(mǎn)足專(zhuān)利法規定的其他情況下，可以參考這4種情況進(jìn)行修改。
而情況b如果想得到兩份穩定的專(zhuān)利權，就需要在發(fā)明專(zhuān)利申請文件撰寫(xiě)過(guò)程中，將功能性和/或用途特征用多種實(shí)施例方式進(jìn)行解釋?zhuān)沟霉δ苄院?或用途對應的技術(shù)特征相對于實(shí)用新型對應的特征能用上位概念進(jìn)行解釋。
另外，在修改過(guò)程中，還有一種最常見(jiàn)的修改方式就是：增加技術(shù)特征。但是增加的技術(shù)特征是否就一定能區分專(zhuān)利法第九條第一款中“同樣的發(fā)明創(chuàng )造”呢，這就還是需要分析權利要求保護的范圍是否會(huì )因為增加的特征而不同[5]。
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